Guida pratica per le imprese e i professionisti
Gentile Cliente,
il marchio è molto più di un “nome” o di un logo: è l’elemento che racchiude identità, reputazione e valore commerciale della propria attività.
Registrare un marchio correttamente, in Italia o in Europa, è un passaggio strategico fondamentale.
In questo articolo andremo a spiegare cosa sia un marchio, quali scelte fare prima di depositare un marchio, come procedere al deposito in Italia presso l’UIBM o come procedere al deposito presso l’EUIPO, laddove si voglia ottenere un marchio valido in tutta l’Unione Europea.
Da ultimo, quali sono gli errori più frequenti da evitare.
Che cos’è un marchio
Il marchio è qualsiasi segno idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti.
A titolo esemplificativo, i marchi possono essere:
Denominativi: parole o combinazioni di lettere,
Figurativi: loghi, simboli grafici,
Misti: combinazione di parola e logo,
Tridimensionali: la forma di un prodotto o della sua confezione, se distintiva,
Di posizione, di pattern, di colore, ecc. (nelle forme più evolute di branding).
Marchio registrato e marchio di fatto
Senza registrazione, un segno può godere di una tutela limitata come marchio di fatto. In questo caso, la protezione è più incerta e più difficile da far valere. Spesso è limitata all’area in cui il marchio è effettivamente conosciuto e le prove d’uso sono a carico dell’imprenditore in caso di lite.
Con la registrazione invece, l’imprenditore può ottenere un diritto di esclusiva sull’uso del marchio per specifici prodotti o servizi e in uno specifico territorio. Si può impedire a terzi di usare segni uguali o confondibili. In questa maniera, il marchio diventa un asset aziendale valorizzabile (pensiamo alle cessioni, alle licenze o al franchising). Si dispone, pertanto, di una vera e propria base giuridica forte per eventuali azioni legali, diffide o ipotetiche opposizioni.
Durata della registrazione
Sia il marchio italiano che il marchio dell’Unione europea durano 10 anni dalla data di deposito, rinnovabili, previo pagamento delle relative tasse.
Prima del deposito
Prima di compilare una domanda presso l’UIBM o l’EUIPO, è importante fare alcune scelte preliminari.
Definire bene il segno
Bisogna chiedersi sempre se il nome sia realmente distintivo (non puramente descrittivo del prodotto/servizio) e se il logo sia leggibile e riconoscibile. Bisogna valutare inoltre, se il segno sia conforme alla legge (non ingannevole, non contrario all’ordine pubblico, non usurpativo di altrui diritti) e se sia troppo generico o descrittivo.
Individuare prodotti e servizi: la Classificazione di Nizza
La protezione del marchio non è “generica” ma riguarda solo i prodotti/servizi elencati nella domanda, suddivisi in classi secondo la Classificazione di Nizza. Occorre pertanto preparare un elenco chiaro dei prodotti/servizi di interesse. Inoltre, è importante non restringere troppo il campo per non dover procedere con un nuovo deposito laddove l’attività si estenda. Al contempo, è sconsigliabile inserire classi completamente estranee, solo “per sicurezza”. Sia per il deposito presso l’UIBM che presso l’EUIPO va adottata la Classificazione di Nizza.
Effettuare una ricerca di anteriorità
Prima di procedere, è opportuno effettuare una ricerca di anteriorità per verificare se esistano già marchi identici o simili in Italia o in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. La ricerca di anteriorità è un passaggio molto importante che consente di ridurre il rischio di opposizioni. Una ricerca di anteriorità mirata, inoltre, evita di investire su un brand che non può essere usato liberamente. Si aggiunga che con tale ricerca si andrà a verificare se ci siano eventuali conflitti con marchi forti già presenti sul mercato.
Il nostro Studio effettua anche ricerche professionali con analisi del rischio di confusione.
Scegliere l’ambito territoriale: Italia o UE?
Se si opera solo o principalmente in Italia ha senso considerare il marchio italiano (UIBM).
Se si opera o si intende operare in più Paesi UE, oppure se si ha un e-commerce con clientela europea, il marchio UE (EUIPO) può essere una soluzione più strategica.
Registrare un marchio in Italia (UIBM) – Guida passo per passo
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oggi incardinato nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è l’autorità competente per la registrazione dei marchi nazionali. Il deposito può avvenire telematicamente tramite il portale dei servizi online UIBM (modalità consigliata) o presso le Camere di Commercio (deposito cartaceo). Oggi la modalità più efficiente, più rapida e in molti casi economicamente vantaggiosa è il deposito telematico. L’UIBM prevede tasse differenti a seconda del numero di classi: una tassa base per il deposito in una sola classe e un importo aggiuntivo per ogni classe ulteriore. Depositata la domanda, l’UIBM procederà ad un esame formale e di merito verificando che la domanda sia completa e che il marchio rispetti i requisiti di legge. In caso di criticità, l’Ufficio emetterà rilievi ai quali è possibile rispondere entro un certo termine, con l’assistenza di un professionista. Le domande ritenute registrabili vengono pubblicate sul Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa. I titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione. In assenza di opposizioni (o se queste vengono respinte o se vengono chiuse con un accordo), il marchio viene registrato e l’UIBM rilascia il certificato di registrazione.
Registrare un marchio dell’Unione Europea (EUIPO) – Guida passo per passo
L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), è l’ufficio europeo che registra i marchi dell’Unione Europea validi in tutti i Paesi UE con un unico titolo. I principali vantaggi del marchio UE sono una copertura territoriale più ampia (27 Stati membri), un’unica procedura di deposito e un’unica tassa di base, poi incrementata in base alle classi. Anche in questo caso la durata è decennale ed è rinnovabile come per il marchio italiano. Successivamente al deposito, si sarà un esame formale e di merito (motivi assoluti) ad opera dell’EUIPO che si preoccuperà di verificare se la domanda sia completa e se il marchio non rientri in cause di esclusione. Se non emergono motivi assoluti ostativi, il marchio viene pubblicato nel Bollettino dei marchi UE. Dal giorno della pubblicazione decorre un periodo di 3 mesi entro cui i titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione. In caso di opposizione si aprirà una fase di “cooling-off” per tentare un accordo. In mancanza di accordo, si entra nella fase contenziosa (scambio di memorie, prove e successiva decisione da parte dell’EUIPO). In assenza di opposizioni o se le stesse siano risolte positivamente, l’EUIPO registra il marchio e rilascia un certificato di registrazione digitale, valido in tutti i Paesi UE.
Nel corso della nostra attività, vediamo commettere errori ricorrenti quali la scelta di un nome descrittivo/generico con cui c’è il rischio che il marchio risulti debole e quindi non registrabile. Spesso non ci si pone il problema di effettuare una opportuna ricerca di anteriorità. Ciò porta a depositare un marchio “al buio” comportando alti rischi di opposizioni, contenziosi con relativi aggravi di spese.
Una scelta maldestra piò portare a dover cambiare il proprio marchio dopo anni di utilizzo. Si aggiunga che i procedimenti sia davanti all’ UIBM che all’ EUIPO hanno regole e tempi molto precisi: rispondere in modo incompleto o fuori termine può portare a rigetto della domanda. Da ultimo, trascorsi i 10 anni, senza rinnovo il marchio decade e può essere registrato da terzi, con rischio di perdere anni di investimenti.
Come possiamo supportarti concretamente
Il nostro Studio assiste imprese e professionisti in tutte le fasi della tutela del marchio, offrendo:
valutazione preliminare di registrabilità del segno,
ricerche di anteriorità in banche dati italiane, europee e internazionali,
scelta strategica tra marchio italiano, UE e/o estensioni internazionali,
redazione e deposito delle domande di marchio presso UIBM ed EUIPO,
gestione del dialogo con gli uffici (rilievi, osservazioni, richieste di chiarimenti),
assistenza in opposizioni e contenziosi, in Italia e davanti all’EUIPO,
monitoraggio delle scadenze di rinnovo, per evitare la decadenza del diritto.
Se desideri verificare se il tuo marchio sia registrabile, capire se conviene di più il deposito italiano o quello UE o ricevere un preventivo personalizzato per il deposito e la gestione completa, puoi contattarci ai nostri recapiti. Un professionista sarà a tua disposizione.
Con questo articolo lo Studio Carone Vi augura un felice Natale e un sereno anno nuovo.