Guia prático para empresas e profissionais
Estimado Cliente,
a marca é muito mais do que um «nome» ou um logótipo: é o elemento que engloba a identidade, a reputação e o valor comercial da sua atividade.
Registar uma marca corretamente, em Itália ou na Europa, é um passo estratégico fundamental.
Neste artigo, explicaremos o que é uma marca, quais as escolhas a fazer antes de registar uma marca, como proceder ao registo em Itália junto do UIBM ou como proceder ao registo junto do EUIPO, caso se pretenda obter uma marca válida em toda a União Europeia.
Por último, quais são os erros mais frequentes a evitar.
O que é uma marca registada
A marca é qualquer sinal adequado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos seus concorrentes.
A título de exemplo, as marcas podem ser:
Denominativas: palavras ou combinações de letras,
Figurativas: logótipos, símbolos gráficos,
Mistas: combinação de palavra e logótipo,
Tridimensionais: a forma de um produto ou da sua embalagem,
Marca registada e marca de facto
Sem registo, um sinal pode gozar de uma proteção limitada como marca de facto. Neste caso, a proteção é mais incerta e mais difícil de fazer valer. Muitas vezes, é limitada à área em que a marca é efetivamente conhecida e as provas de uso são da responsabilidade do empresário em caso de litígio.
Com o registo, por outro lado, o empresário pode obter o direito exclusivo de utilização da marca para produtos ou serviços específicos e num território específico. É possível impedir que terceiros utilizem sinais idênticos ou que possam causar confusão. Desta forma, a marca torna-se um ativo empresarial valorizável (pensemos em cessões, licenças ou franchising). Dispone-se, portanto, de uma base jurídica sólida para eventuais ações judiciais, advertências ou hipotéticas oposições.
Duração da gravação
Tanto a marca italiana como a marca da União Europeia têm uma validade de 10 anos a partir da data de registo, renováveis mediante o pagamento das taxas correspondentes.
Antes do depósito
Antes de preencher um pedido junto ao UIBM ou ao EUIPO, é importante fazer algumas escolhas preliminares.
Definir bem o sinal
É preciso sempre perguntar-se se o nome é realmente distintivo (não puramente descritivo do produto/serviço) e se o logótipo é legível e reconhecível. É preciso avaliar também se o sinal está em conformidade com a lei (não é enganoso, não é contrário à ordem pública, não usurpa os direitos de terceiros) e se é demasiado genérico ou descritivo.
Identificar produtos e serviços: a Classificação de Nice
A proteção da marca não é «genérica», mas diz respeito apenas aos produtos/serviços enumerados no pedido, divididos em classes de acordo com a Classificação de Nice. É, portanto, necessário preparar uma lista clara dos produtos/serviços de interesse. Além disso, é importante não restringir demasiado o campo para não ter de proceder a um novo registo caso a atividade se alargue. Ao mesmo tempo, não é aconselhável incluir classes completamente estranhas, apenas «por segurança». Tanto para o registo no UIBM como no EUIPO, deve ser adotada a Classificação de Nice.
Realizar uma pesquisa de anterioridade
Antes de prosseguir, é aconselhável realizar uma pesquisa de anterioridade para verificar se já existem marcas idênticas ou semelhantes em Itália ou em todos os Estados-Membros da União Europeia. A pesquisa de anterioridade é uma etapa muito importante que permite reduzir o risco de oposições. Além disso, uma pesquisa de anterioridade direcionada evita investir em uma marca que não pode ser usada livremente. Acrescente-se que, com essa pesquisa, será verificado se há eventuais conflitos com marcas fortes já presentes no mercado.
O nosso escritório também realiza pesquisas profissionais com análise do risco de confusão.
Escolher o âmbito territorial: Itália ou UE?
Se opera apenas ou principalmente em Itália, faz sentido considerar a marca italiana (UIBM).
Se opera ou pretende operar em vários países da UE, ou se tem um comércio eletrónico com clientes europeus, a marca da UE (EUIPO) pode ser uma solução mais estratégica.
Registrar uma marca na Itália (UIBM) – Guia passo a passo
O Escritório Italiano de Patentes e Marcas (UIBM), atualmente vinculado ao Ministério das Empresas e do Made in Italy, é a autoridade competente para o registo de marcas nacionais. O depósito pode ser feito eletronicamente através do portal de serviços online do UIBM (método recomendado) ou nas Câmaras de Comércio (depósito em papel). Atualmente, o método mais eficiente, rápido e, em muitos casos, economicamente vantajoso é o depósito eletrónico.O UIBM prevê taxas diferentes dependendo do número de classes: uma taxa básica para o registo numa única classe e um montante adicional para cada classe adicional. Após o registo do pedido, o UIBM procederá a uma análise formal e de mérito, verificando se o pedido está completo e se a marca cumpre os requisitos legais. Em caso de problemas, o Instituto emitirá observações às quais é possível responder dentro de um determinado prazo, com a assistência de um profissional. Os pedidos considerados registáveis são publicados no Boletim Oficial das Marcas Comerciais. Os titulares de direitos anteriores podem apresentar oposição no prazo de 3 meses a contar da publicação. Na ausência de oposições (ou se estas forem rejeitadas ou encerradas com um acordo), a marca é registada e o UIBM emite o certificado de registo.
Registar uma marca da União Europeia (EUIPO) – Guia passo a passo
O EUIPO (European Union Intellectual Property Office) é o organismo europeu responsável pelo registo das marcas da União Europeia válidas em todos os países da UE com um único título. As principais vantagens da marca da UE são uma cobertura territorial mais ampla (27 Estados-Membros), um único procedimento de registo e uma única taxa de base, que é posteriormente aumentada em função das classes. Também neste caso, a duração é de dez anos e é renovável, tal como para a marca italiana. Após o registo, será realizada uma análise formal e de mérito (motivos absolutos) pela EUIPO, que verificará se o pedido está completo e se a marca não se enquadra em motivos de exclusão. Se não surgirem motivos absolutos de impedimento, a marca é publicada no Boletim de Marcas da UE. A partir da data de publicação, inicia-se um período de 3 meses durante o qual os titulares de direitos anteriores podem apresentar oposição. Em caso de oposição, será aberta uma fase de «cooling-off» para tentar chegar a um acordo. Na ausência de acordo, entra-se na fase contenciosa (troca de memórias, provas e decisão subsequente por parte do EUIPO). Na ausência de oposições ou se estas forem resolvidas positivamente, o EUIPO regista a marca e emite um certificado de registo digital, válido em todos os países da UE.
No decorrer da nossa atividade, vemos erros recorrentes, como a escolha de um nome descritivo/genérico, com o qual existe o risco de a marca ficar fraca e, portanto, não registável. Muitas vezes, não se coloca a questão de realizar uma pesquisa adequada de anterioridade. Isso leva ao registo de uma marca «às cegas», acarretando altos riscos de oposições, litígios com os relativos agravamentos de despesas.
Uma escolha inadequada pode levar à necessidade de alterar a marca após anos de utilização. Além disso, os procedimentos perante o UIBM e o EUIPO têm regras e prazos muito precisos: responder de forma incompleta ou fora do prazo pode levar à rejeição do pedido. Por último, após 10 anos, sem renovação, a marca caduca e pode ser registada por terceiros, com o risco de perder anos de investimento.
Como podemos ajudá-lo concretamente
O nosso escritório presta assistência a empresas e profissionais em todas as fases da proteção da marca, oferecendo:
avaliação preliminar da registrabilidade do sinal,
pesquisas de anterioridade em bancos de dados italianos, europeus e internacionais,
escolha estratégica entre marca italiana, UE e/ou extensões internacionais,
redação e depósito de pedidos de marca junto ao UIBM e EUIPO,
gestão do diálogo com os escritórios (observações, comentários, pedidos de esclarecimentos),
assistência em oposições e litígios, na Itália e perante o EUIPO,
monitorização dos prazos de renovação, para evitar a caducidade do direito.
Se desejar verificar se a sua marca é registável, saber se é mais vantajoso o registo italiano ou o registo da UE, ou receber um orçamento personalizado para o registo e a gestão completa, pode contactar-nos através dos nossos contactos. Um profissional estará à sua disposição.
Com este artigo, o Estúdio Carone deseja-lhe um Feliz Natal. e un sereno anno nuovo.